A comprovação do dano moral sofrido pela empresa, no caso de uso indevido da marca, segundo o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.327.773/MG)

          O titular da marca possui direito ao uso exclusivo da marca, conforme fixado pelo artigo 129, Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Em caso de violação a este direito, o titular da marca poderá requerer os danos materiais e morais devidos, conforme fixado pelo artigo 209, Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

        § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

        § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

               Em relação ao dano moral, uma questão recorrente, junto aos tribunais, reside na necessidade da sociedade empresária comprovar que efetivamente ocorreu o dano. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre este assunto no Recurso Especial nº 1.327.773/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017, pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

               O litígio começou quando certa sociedade empresária foi vítima do uso indevido de sua marca, por empresa atuante no mesmo ramo de atividade. O titular da marca ingressou com o pedido de vedação ao uso da marca e de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

               O juiz de primeiro grau deferiu o pedido de abstenção ao uso da marca, mas negou o pleito de indenização por danos morais, em face da inexistência de comprovação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido indenizatório, concluindo também que deveria haver a devida comprovação do dano moral. O acórdão trouxe a seguinte ementa:

AÇÃO COMINATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA SEMELHANTE DE FORMA A PREJUDICAR EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 333, INCISO I, CPC. Para que haja condenação em danos morais e materiais pelo uso de marca de forma a confundir o cliente, necessário se faz a demonstração do dano sofrido, não podendo restar para a liquidação da sentença a apuração acerca da existência de tais danos e, se existentes, a sua quantificação. É do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, de conformidade com o disposto no artigo 333, inciso I, do CPC. Recurso não provido.

               Inconformada, a autora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, gerando o  Recurso Especial nº 1.327.773/MG.

               O Relator destacou que o STJ sedimentou, na Súmula 227, o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, no entanto, ainda não havia uma posição consolidada do tribunal sobre a necessidade da devida comprovação do dano, conforme destacado no seguinte trecho:  

Ocorre que, no tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifico que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário - ainda que de forma indireta - a comprovação do prejuízo.

               Havia entendimentos diferentes entre as turmas do tribunal, sobre a necessidade ou não de comprovação do dano moral, conforme destacado nos seguintes acórdãos:

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. 3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado. 4. Recurso especial provido.(REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO MERCADO INTERNO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado. 5 - O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada. 6 - O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. 7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa. 8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 9 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1535668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

               Para o Relator, o dano moral era presumido pela mera comprovação da prática ilícita, conforme destacado no seguinte trecho de seu Relatório:   

Assim, entendo que o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem. Na verdade, tendo em mira que a honra objetiva da empresa se realiza por meio de sua projeção externa, a utilização inadequada e indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu bom nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atue. O fato gerador da utilização indevida da marca gera o correspondente dano moral.

               Diante do exposto, o Relator concluiu que não haveria, portanto, a necessidade de comprovação do dano moral, no caso do uso indevido da marca. Votaram alinhados a esta posição, o Ministro Antonio Carlos Ferreira e Lázaro Guimarães. O Ministro Marco Buzzi e a Ministra Maria Isabel Gallotti restaram vencidos. Assim, 3 votos a 2, saiu vitorioso o entendimento sobre o dano moral presumido no uso indevido da marca. O acórdão final trouxe a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA.  SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.  A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima  de  tudo,  proteger  os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes  subsídios  para  aferir  a  origem  e  a qualidade  do  produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio  ilegal  de  clientela  e  a  prática  do  proveito econômico parasitário.

3.  A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no  desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável  prejuízo  que  deverá  ter  o  seu  quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4.  Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo

moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente  menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5.  O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa,  ou  seja,  sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6.   Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ,  considerado o  interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta  mil  reais), a  título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.