O Direito de Precedência ao registro de marca e o momento para o seu exercício

O DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO DE MARCA E O MOMENTO PARA O SEU EXERCÍCIO

            Primeiramente, algumas considerações do Direito de Precedência hão de ser feitas. Referido instituto, no Direito Brasileiro, encontra previsão na Lei nº 9.279/96, em seu artigo 129, § 1º, in verbis:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

            Nota-se que consoante a disposição do caput do artigo 129, o Brasil adotou o sistema atributivo, posto que, a aquisição da propriedade de uma marca se dá pelo registro. Entretanto, em seu § 1º podemos encontrar a previsão do direito de precedência ao registro que consiste em reconhecer o uso anterior de marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, sendo que, aquele que provar que há pelo menos 06 (seis) meses antes do depósito fazia uso de referida marca terá direito de ter o seu pedido posterior analisado anteriormente àquele. Em outras palavras podemos dizer que o direito de precedência constitui exceção ao Princípio da Anterioridade pelo qual o INPI deve analisar os pedidos de registro de marca de acordo com as suas respectivas datas de depósito.

             Mas ao que aqui nos propormos a discutir e apresentar uma solução diz respeito ao momento de exercer o direito de precedência, ou seja, qual o momento de o invoca-lo.

            A esse respeito a doutrina se divide, para alguns o direito de precedência deve ser argüido quando da apresentação de Oposição ao pedido de registro e para outros a qualquer momento antes da concessão do registro.

            Compartilhamos o entendimento de que o direito de precedência pode ser requerido a qualquer momento até a concessão do registro e não quando da apresentação de Oposição, com o ilustre Denis Borges Barbosa[1] que assevera:

“O direito de precedência ao registro deve ser exercido na oportunidade própria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo que após concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.”

            Assim, tem-se que, o momento próprio para requerer o direito de precedência ao registro é, antes da concessão do registro.

            E, não é diferente o entendimento do ilustre Gama Cerqueira, maior tratadista de Direito Marcário, citado por Denis Borges Barbosa[2], afirmando que “...o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício do direito de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois deste prazo tentar anular marca registrada por terceiro.”

            Como se vê, considerando a omissão da Lei da Propriedade Industrial de 1996, quanto ao momento de se requerer o direito de precedência ao registro, é que a doutrina esposou o entendimento de que o momento próprio é até a concessão do registro, ao que ousamos acrescentar que o pedido de precedência pode ser requerido a qualquer momento durante a tramitação do pedido, até a concessão do registro.

            Complementando os ensinamentos doutrinários acima esposados, podemos ratificar o posicionamento, asseverando que o mesmo encontra fundamento em norma Constitucional.

            Para melhor elucidação há que se voltar à 1945 quando o Código da Propriedade Industrial inaugurado naquele ano previu a possibilidade de requerer o direito de precedência ao registro juntamente com a impugnação do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação do pleito.

            Diferentemente, a lei atual (Lei nº 9.279/96) é omissa quanto à especificação do momento e de prazo para que o usuário anterior requeira o direito de precedência ao registro, forçando nós juristas a desenvolvermos um processo de interpretação da norma de acordo com os princípios e preceitos constitucionais.

Desta feita, a diferença dos textos de 1945 e 1996, se dá porque a atual lei de 1996 foi editada sob os moldes da Constituição Federal de 1988, sendo que, não haveria razão para prever prazo para o pedido de precedência ao registro, sob pena de inconstitucionalidade, uma vez que, a Carta Magna de 1988, prevê a garantia do direito de petição aos Poderes Públicos para a defesa de direitos, conforme dispõe o artigo 5º, XXXIV, “a”, in verbis:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

            Portanto, para o atendimento da norma constitucional acima transcrita, não poderia a Lei da Propriedade Industrial impor limite para o usuário anterior requerer tal direito, como por exemplo, juntamente com a Oposição, como entende parte mínima da doutrina. E mais, para o fiel cumprimento da norma constitucional não poderia, ao pedido de precedência ao registro, ser imposto o recolhimento de taxa.

            Outrossim, a defesa do direito de precedência do registro através de petição ao Poder Público (INPI) é conseqüência de outra norma constitucional que impõe à legislação infraconstitucional a garantia da propriedade das marcas, consoante o disposto no artigo 5º, XXIX, in verbis:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

            Portanto, em conclusão, podemos afirmar que: (1) a Constituição Federal de 1988 ao impor à legislação infraconstitucional a garantia da propriedade das marcas, fez com que o Poder Legiferante ao editar Lei da Propriedade Industrial de 1996 previsse, diferentemente da Lei de 1971, o direto de precedência; e (2) em razão do direito de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, “a”, CF/88), por se tratar de direito de precedência ao registro, pode o usuário anterior a qualquer momento durante a tramitação do pedido apresentar petição, isento do pagamento de taxa, para provar o pré-uso e adquirir o direito de precedência.

            Desta feita, cabe ao INPI regulamentar o pedido de precedência ao registro (art. 129, § 1º da Lei nº 9.279/96) instituindo petição própria e isentando-a do pagamento de taxa, e ainda abrindo o contraditório (art. 5º, LV da CF/88) para o titular do pedido contra o qual é invocada a precedência para o pleno atendimento da Constituição Federal de 1988.