Prazo prescricional para reparação pelo uso indevido de marca, segundo o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1320842/PR)

O registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional, conforme fixado pelo artigo 129, Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148. 

            No caso de uso indevido da marca, por terceiros, o titular poderá ingressar com ação judicial para impedir a continuidade do seu uso e pleitear a indenização pelos danos sofridos. A ação indenizatória prescreve no prazo de cinco anos, conforme fixado pelo artigo 225, Lei nº 9.279/1996, que assim dispõe:

Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

No entanto, o referido artigo não fixa o termo de início para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, gerando controvérsias submetidas ao Poder Judiciário.

               A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou a questão da prescrição no Recurso Especial nº 1320842/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14 de maio de 2013.

              No litígio, certa sociedade limitada ingressou com ação contra outra empresa postulando, em obrigação de não fazer, que outra empresa fosse impedida de usar a sua marca, além da condenação por perdas e danos decorrentes do uso indevido do sinal.

            O juízo de primeira instância condenou a parte ré a se abster do uso da marca, mas considerou que a ação indenizatória estaria prescrita. Autor e réu recorreram ao TRF 4ª Região, que decidiu pela manutenção da proibição do uso da marca e pela aplicação do prazo prescricional de cinco anos para ações indenizatórias, que começaria a correr a partir do término da utilização indevida. Portanto, não estaria prescrita a ação indenizatória. O acórdão trouxe a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA: LARA". DANOS. PRESCRIÇÃO.

1. Ante a semelhança gráfica e fonética entre os nomes das marcas, o fato das empresas explorarem o mesmo setor de atividade e a possibilidade de erro, dúvida ou confusão, para o consumidor, correta a sentença ao determinar a ré que se abstenha de usar a marca em violação aos direitos da autora.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos sofridos com o uso indevido de marca é quinquenal. Entretanto, tratando-se de dano que perdura enquanto violado o direito, o prazo começa a correr da cessação do uso da marca alheia.

3. Indenização fixada conforme os parâmetros do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96.

            Em seu voto, o Relator do referido acórdão, assim se pronunciou sobre o início da contagem do prazo prescricional:

No tocante à prescrição, o dano pelo uso indevido da marca é permanente. O dano não ocorre no momento em que primeiro a ré utilizou a marca similar a da autora, mas se perpetua no tempo até que cessada a conduta, de modo que somente a partir daí corre a prescrição. Ademais, atos danosos pontuais, como um dano a imagem da autora por ato praticado ou serviço mal prestado pela ré, perda de clientes, etc., podem em tese ocorrer em qualquer momento enquanto perdurar o uso indevido da marca. A Lei 9.279/96 prevê o ressarcimento pelos danos decorrentes do uso indevido de marca, estabelecendo em seus arts. 208 e 209 que: Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comercio. Configurada a violação à propriedade intelectual da autora, tenho que o arbitramento da indenização, no caso, deve se dar na forma preconizada no inciso III do art. 210 da mesma lei, que transcrevo: Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável, ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III- a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Dessa maneira, merece reforma a sentença para, afastada a prescrição, ser condenada a ré ao ressarcimento das perdas e danos sofridas pela autora, pelo critério do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96, a serem aferidos em liquidação. Os alegados danos morais não restaram comprovados, de modo que improcedente o pedido nesse particular.Com a reforma da sentença, a parte ré sucumbiu da maior parte do pedido, motivo pelo qual condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Prejudicado o recurso da ré quanto aos honorários e sua compensação. Prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que eventuais recursos desta decisão não terão efeito suspensivo, de modo que a decisão da Corte pode ser executada. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido, negar provimento à apelação da ré, dar parcial provimento à apelação da autora, e dar por prejudicado o pedido de tutela recursal, na forma da fundamentação. É o voto.

A parte ré recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.320.842/PR, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, argumentando que o termo inicial da pretensão de indenização é o momento inequívoco em que o titular da marca toma conhecimento da suposta utilização indevida. E, assim, a pretensão de indenização encontrava-se prescrita, a teor do art. 225 da Lei n. 9279/1996. Alega incidir no caso, ainda, a Súmula 143 do STJ, segundo a qual prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

            A Quarta Turma do STJ, em 14/05/2013, julgou a questão. O Relator, em sua análise, destacou que a pretensão tem origem com a violação do direito e se perpetua enquanto perdurar o uso indevido da marca, conforme destacado no seguinte trecho do voto:

Nesse passo, o prazo de prescrição, em essência, começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo. Quanto ao caso em análise, é inequívoco que a pretensão ao recebimento da indenização nasce tão logo seja violado o direito de propriedade industrial, porém tal dano se perpetua enquanto o uso indevido de marca alheia registrada não cessar.

Concluiu, portanto, que o uso indevido da marca se enquadrava como violação permanente, ou seja, perdura enquanto houver o uso. Consequentemente, a pretensão não estaria prescrita, conforme destacado na seguinte parte do Relatório:   

Assim, considerando que a violação é permanente, enquanto a recorrente continuar a utilizar marca alheia registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória; motivo pelo qual não há como reconhecer que a pretensão da parte recorrida estava prescrita quando do ajuizamento da demanda em questão.

O acórdão final trouxe a seguinte ementa:

EMENTA DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE. 1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585)

3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas. 4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)5. Recurso especial a que se nega provimento.